作者:李東輝律師

“禁止反悔原則”是國際上通行的一項原則,具體是指:專利權人在專利申請程序或者專利無效程序中,對巳經確認屬于巳有技術的內容或者明確表示放棄的技術內容,在專利侵權訴訟中,不得對這些技術內容主張權利。

〔案情簡介〕

專利權人楊某擁有名稱為"用于汽車之浮突型發光體構造"的實用新型專利權,不久以上海某公司制造、銷售轎車用冷光踏板侵犯了其專利權為由,向上海市某中級人民法院起訴,要求上海某公司停止專利侵權行為并賠償經濟損失人民幣250萬元。同時,原告向法院申請對上海某公司采取財產保全措施,凍結了該公司的銀行帳戶及其客戶應付貨款120多萬元,還封存了該公司的相關生產設備。上海某中院經開庭審理,認為被告上海某公司的行為巳構成專利侵權,判決被告立即停止侵權并賠償原告經濟損失數十萬元。

被告不服,委托我所律師上訴至上海市高級人民法院。在二審程序中,承辦律師立即對涉案實用新型專利權的穩定性展開調查,并檢索出與渉案專利密切相關的美國專利和德國專利二篇。隨后,承辦律師以上述兩篇國外專利文獻為證據向國家知識產權局專利復審委員會提起宣告涉案專利權無效的請求,并被受理。二審法院根據具體案情,作出了中止本案訴訟的裁定。

在專利無效審查程序中,專利權人向專利復審委員會提交的“意見陳述書”中記載:“本專利與對比文件(美國專利)的不同點在于,對比文件中的透光體帶有的突出體嵌入表板的孔槽后,突出體與表板的可見一面平齊,而本專利的透光體上的浮突體穿入表板上的孔槽后呈凸起狀態,這種結構的優點在于防滑?!彼婧?,專利復審委員會作出了《無效宣告請求審查決定書》,認為對比文件的突出體與表板的表面平齊,不同于本專利的浮突體,即對比文件公開的不是浮突型的發光體構造,而浮突型的發光體構造能夠起防滑的效果。在此基礎上,專利復審委員會認定本專利權具備創造性。

專利復審委員會作出上述審查決定后,二審法院便恢復該案件的審理。在庭審中,承辦律師認為,根據專利權人“意見陳述書”的陳述,專利復審委也采信了該陳述,并將該陳述所述的區別特征作為涉案專利具有創造性的理由之一。據此,涉案專利的技術特征C應解釋為:該浮突體與槽孔相對應且能穿和槽孔,浮突體穿入孔槽后相對于表板呈凸起狀態。對特征C的這種解釋在說明書中的附圖得到印證。

由于技術特征C中浮突體穿入表板上的孔槽后呈凸起狀態結構優點在于防滑?!拔扌媲肭笊蟛榫齠ㄊ欏幣膊尚帕爍貿率?,認為所述結構的防滑效果正是涉案專利技術方案相對于現有技術所給出的有益效果之一。而被控產品的技術特征C1中浮突體穿入表板上的孔槽后與表板表面基本平齊,相應地,也就不具有由浮突體穿入表板上的孔槽后呈凸起狀態結構所能產生的防滑效果。故即使技術方案中技術特征C與C1在技術手段基本相同,但由于存在是否具有由起突起結構所產生的防滑效果的區別,特征C的技術效果就不可能與特征C1的技術效果基本相同,因此,特征C也不可能與特征C1等同。由于被控侵權產品中的技術特征C1與涉案專利的必要技術特征C不相同,也不等同,因而末落入涉案專利權的?;し段?,不構成對涉案專利權的侵犯。二審法院最終采信了我所承辦律師的代理意見,作出了終審判決:撤銷一審判決的,一、二審的所有訴訟費以及技術鑒定費用均由被上訴人(專利權人)承擔。

[案件評析]

以上案例以及司法實踐表明,在專利侵權訴訟中往往伴隨著專利權無效宣告程序的產生。這是因為被告通過無效宣告程序,一來可達到宣告涉案專利權全部無效的目的,從而提前終結專利侵權訴訟;二來通過無效宣告程序迫使專利權人作出書面上認可、放棄或修改,從而縮小專利權的?;し段?,致使被控侵權產品(方法)有可能超出專利的?;し段?,被告也就無需承擔侵權的民事法律責任。因此,此類案件要求律師不但要熟悉和掌握包括專利法在內的相關法律,而且還應具備專利代理的相關技巧與知識,最好同時具有專利代理人資質。這樣,在啟動侵權訴訟之前,律師可分析和確定被控侵權產品(或方法)是屬于相同侵權,還是屬于等同侵權。而在侵權訴訟程序中,當面臨被告提起無效宣告請求,涉及修改權利要求或對某技術特征作限制性或放棄的書面陳述時,律師根據事先的分析,應確定權利要求的修改或者放棄是否會將被控侵權產品(或方法)置于專利?;し段е?,否則應慎之又慎,以免在侵權訴訟中成為禁止反悔的內容,從而給權利人帶來難以彌補的損失。倘若專利侵權訴訟程序中的代理律師同時又是專利無效宣告請求程序中的專利代理人,就能實現上述司法程序與專利行政程序的代理業務合二為一,做到無縫對接,從而最大限度地發揮律師與專利代理人的作用,有利于最大限度地依法維護客戶的利益。

在專利侵權訴訟中,如何正確適用“禁止反悔原則”,通常需把握以下幾個方面:

1. 合理確立適用禁止反悔的范圍,該范圍不應僅僅局限于有關新穎性和創造性的承諾或者修改,而應涵蓋對于所有與專利權的授予或專利權的維持有關的書面修改和意見陳述。專利權人所作出的不涉及專利權利要求實質內容的說明、解釋則不屬于禁止反悔之列。

2. “禁止反悔原則”是對認定等同侵權的限制。目的是避免在適用等同原則確定專利?;し段?,專利權人將巳被限制、排除或者巳經放棄的內容重新納入專利權?;し段?,以平衡當事人的利益。即,相同侵權成立時無需考慮禁止反悔原則。只有當相同侵權不成立,需要以等同原則判斷侵權時,才需考慮禁止反悔原則,以避免在適用等同原則確定專利?;し段?,專利權人將巳被限制、排除或者巳經放棄的內容重新納入專利權?;し段?。

3. 專利權人對有關權利要求中的技要特征(尤期是獨立權利要求中的必要技術特征)所作的限制、承諾或者放棄必須是明示的,而且巳經被記錄在專利文檔或者專利權無效宣告請求審查決定書中。

4. 限制承諾或者放棄?;さ募際蹌諶?,必須是對專利權的授予或者維持專利權有效產生了實質生的作用。

5. 禁止反悔原則的適用應以被告提出請求為前提,并由被告提供原告反悔的相應證據。也就是說,法官不應主動適用禁止反悔原則。當被告提出請求時,被告必須提供專利權人在專利審查或者無效宣告程序中作出的承諾、認可、放棄、修改的專利審查文檔等證據加以證明。

上一篇

下一篇

案例評析-專利侵權訴訟中如何適用禁止反悔原則

添加時間:

德甲附加赛是什么意思 Powered by CloudDream